美国律师的第四封来信

The below article was published on Zhichanli (China’s leading IP online publication) on 6/29/2017. 

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美国律师的第四封来信:

美国商标制度下关于使用权的常见三大问题

作 者｜ 萧惠文（Amy Hsiao） 美国毅熙律师事务所

我是萧惠文，之前发表过“美国律师第一封, 第二封”, 以及“第三封来信”。我的法律执业生涯始于美国也基于美国。我一直任职于美国顶尖律所，帮助初创企业和500强企业管理他们在全球各地的商标维权以及品牌拓展。结合在国际市场上帮助中国以及亚洲企业保护、拓展商标品牌的实际经验，多来大量处理商标案件的心得，我会不定期地归纳中国企业在在美国商标申请中特别需要注意的要点。

商标的生命和价值源自使用，美国商标制度对于使用的看重使得很多国外申请人，特别是来自于注册制国家的国外申请人，对于如何提交使用证据有时显得无所适从。在我的工作岗位上，对于亚洲客户最常咨询的问题就是美国商标使用权的概念以及实际操作。下述是我在实务中遇到的三大典型的问题，与诸位一起分享，希望可以帮助读者更好的了解美国商标制度。

问题一、使用证据的提交期限是什么？

在美国申请商标注册，通常可以以实际使用（Actual Use）为基础，或者以意图使用(Intend-to-Use)为基础提交申请。由于申请基础的不同，美国专利商标局（USPTO）对于商标使用证据的提交期限和要求也不同。如果基于实际使用的，申请人应在提交申请的同时向官方提交申请商标在美国的使用证据。如果基于意图使用的，申请人应当自授权通知书（Notice of Allowance (NOA)）发文日起6个月内提交使用证据，若申请人在该阶段内无法提供相关证据，则可在期限前办理延期，可延期5次，每次6个月，若期满仍无法提供使用证据，则商标将被视为放弃。

问题二、商标注册人是否需要就全部（或者是单项即可）指定的商品都提交使用证据？

根据美国专利商标局的规定，通常申请人只需要就各类别的商品或者服务提供一份使用证据，也就是说，假设申请的商标在25类上，涉及8项商品，那么只需要就其中的一项商品提交使用证据。当然，如果其他商品上也在使用商标的话，建议尽可能多的向官方提交使用证据，以说明商标实际使用的情况。因为，即便只提交在一项商品上的使用，申请人在提交使用宣誓书时应当声明指定的全部商品都在使用中。美国非常重视诚实信用，违反自己作出的誓言，申请人申请的商标可能会被官方认为构成欺诈而予以撤销。

需要特别提醒的是，USPTO自2012年6月21日到2014年6月21日期间开展试验项目，USPTO随机挑选到期需要提供使用宣誓书或续展的注册商标，要求这些商标权人就各类别上的商品和/或服务额外提供两份使用证据。这一试验项目旨在清除占用资源但是没有进行实际使用的商标。目前，这一试验项目已经结束，USPTO自2017年3月21日起启动了正式项目。随着正式项目的启动，预示着如果被USPTO随机选中，商标申请人无法提供可接受的使用证据，那么相应的商品或者服务会被删除，有可能甚至整个商标被撤销。

另外，从美国商标实务角度出发，建议申请人在商标申请阶段提供尽可能多的使用证据，这样有助于避免第三方对商标的实际使用情况产生怀疑从而启动其他程序来无效或者撤销商标。

问题三、在一项商品上进行使用，是否可以认为是类似商品上的使用？

据我了解，目前在中国司法机关在撤三案件上对于商标的使用一般认定标准是：“只有在核定商品上的使用，才是对注册商标的使用，在与核定使用商品类似的商品上的使用，并非对注册商标的使用，不能据此维持注册商标有效；商标注册人在核定使用的一种商品上使用注册商标的，在与该商品相类似的其他核定商品上的注册可予以维持。”基于对中国目前标准的认知，经常有客户提出这样的问题，希望了解在美国，商标在核定使用的一项商品上进行使用，是否可以认定为在与该商品相类似的其他核定商品上的使用。

然而，在美国，USPTO不采用上述判断标准。各项商品之间是独立的，在一项商品上的使用不当然会被认为是在与该商品相类似的其他核定商品上的使用。因此，如果要维持商标注册，需要在各项核定商品上具有实际使用。比如，USPTO认为手机和手机充电器是两项独立的商品，需要分别提供使用证据。

相比较类似商品的概念，美国有“商品子集”（Subset of product）的概念，提交符合“商品子集”概念下的一项商品上的使用证据可以视为满足了该商品的使用。举例来说，假设申请人申请的商品是“衬衫”，那么提供在T-恤或者Polo衫上的使用证据就可以满足“衬衫”商品上的商标使用要求，因为T-恤或者Polo衫是“衬衫”的商品子集。

希望以上几点对大家有所帮助。

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